案例分析：意大利语商标再次在澳大利亚引发棘手问题

近日，澳大利亚联邦法院再次审理了一起涉及带有意大利语元素商标的消费者理解问题的案件。全体法官在Caporaso Pty Ltd v Mercato Centrale Australia Pty Ltd [2024] FCAFC 156一案中作出了判决。在评估侵权指控及无效的反诉中，联邦法院认定澳大利亚消费者可能无法理解“mercato”一词（意为市场或集市），但很可能会认识到“centrale”一词（意为中心或中央）的含义。

事实背景

Caporaso在阿德莱德经营一家家族式的意大利主题超市、餐厅和葡萄酒零售业务。Caporaso拥有三个包含“MERCATO”一词的注册商标，包括一个普通文字商标、一个以花体书写的艺术文字商标，以及“红人标志”(见下图)。前两个注册商标附有说明：“申请人已告知，商标中出现的意大利语‘MERCATO’的翻译为‘市场(MARKET)’”，但“红人标志”商标的注册未包含此说明。

澳大利亚商标编号1299144  (“红人标志”)

Mercato Centrale在墨尔本市中心以“il Mercato Centrale”的名称经营一家零售食品和饮料业务。该意大利风格的美食广场和市场早在2022年宣布计划时，案件首次进入审理，但直到今年9月才正式开业。Caporaso声称，Mercato Centrale使用包含“mercato”一词的未注册商标侵犯了其注册商标权。

Mercato Centrale 的未注册标志

撤销文字商标

Mercato Centrale 反诉称 Caporaso 的商标缺乏显著性，理由是“mercato”一词描述了商标所注册的商品或服务，特别是以意大利风格销售新鲜食品和即食餐点的市场。

Caporaso 的艺术化文字商标(编号 1255041)

意大利语在澳大利亚广泛使用，且有超过一百万的澳大利亚人声称拥有意大利血统。然而，在一审中，Mercato Centrale 的主要论点是“mercato”一词已被普通澳大利亚消费者认可，并且对英语使用者而言，其熟悉程度相当于“spaghetti(意大利面)”或“cappuccino(卡布奇诺)”等词汇。根据澳大利亚词典和专家的证据，法官认定“mercato”一词对相关英语使用者而言，在澳大利亚并不具有普通意义，因此，描述性论点未获支持。此点并未上诉。

Mercato Centrale 还反诉，称该商标应依据《商标法》第62(b)条被取消注册，理由是其注册是基于虚假的重要陈述。例如，在申请“MERCATO”商标注册时，John Caporaso 提交了一份声明，称其家族于1972年最初以“Imma and Mario’s Mercato”的名义创立了一家商业熟食店，实际上该店名为“Imma and Mario’s Continental”。

在上诉中，全院法庭认为该条款旨在解决对商标审查和核准过程完整性构成威胁的情况。全院法庭不同意一审判决，认为该条款“关注的是在某种程度上对注册申请核准的决定具有实质性影响的虚假陈述”。关于“MERCATO”商标历史和使用的虚假陈述，被审查员认为是核准注册的重要因素之一，因此，纯文字商标被取消注册。

侵权

在上诉听证期间，各方均接受澳大利亚公众不会识别“mercato”一词，但问题转向消费者对“centrale”一词的理解。

在一审中，法官对“在普通英语中，形容词不会跟在名词之后”的观点给予了相当大的重视。然而，全院法庭在上诉中并不认同这一观点，指出形容词跟在名词后面的例子有很多，这种做法尤其在子品牌中非常常见，例如 Pepsi Max(百事极度) 或 Nescafé Gold(雀巢金牌)。

由于英语使用者可以将“centrale”一词理解为“central”(中央的、中心的)的意思，法院认为，许多消费者会将“MERCATO CENTRALE”视为包含描述性附加词“centrale”的标志，这意味着它可能是“MERCATO”的变体或子品牌。因此，如果纯文字商标未被撤销，便会构成侵权行为。

这对其他商标意味着什么?全院法庭认为，艺术化文字商标的一个核心特征是其采用卷曲的字体：“它所获得的垄断权并不是针对‘mercato’这一普通词语的垄断，而是针对登记簿上以艺术化字体呈现的该词语。”

同样，红人标志(Red Man Logo) 的一个核心且重要的特征是其中包含的红色人物形象。而 Mercato Centrale 的商标不包含任何接近红人标志的特征。全院法庭指出：

假想消费者对注册商标的记忆可能不完美，但也不会因此怀疑这些商标是否与红人标志指代相同的商业来源。此外，若有人仅因为 Mercato Centrale 标志包含“mercato”一词以及一个中心有红点的图案，就怀疑 Mercato Centrale 标志与红人标志指代的是相同的商业来源，那将是极度的粗心或愚蠢之举。

因此，任何幸存的商标均未被侵犯。

总结思考

意大利移民对澳大利亚的饮食文化产生了巨大影响，但正如本案所示，这并未必然转化为普通公众对意大利语的广泛了解。澳大利亚没有类似美国“外国语等同原则”(doctrine of foreign equivalents)的规定，但本案全院法庭的判决表明，一审法官对英语语法及消费者理解类似“centrale”这种近似词汇的能力的假设仍过于局限。

与此同时，随着本案的胜诉以及有利于 il Mercato Centrale 的费用裁定，该公司现可专注于其初创的商业运营。Buona fortuna! (意大利语的意思是“祝你好运!”)